Prescrição e decadência na propriedade indústrial

Alberto Camelier

Maitê Moro

Ricardo Bandle Filizzola

Introdução

Tema de fundamental importância para a teoria geral do direito, a matéria sobre prescrição e decadência sempre foi muito discutida e controversa na doutrina e jurisprudência brasileiras.  Esse fato se deu, principalmente, por falta de regras legais no Código Civil de 1916 que direcionassem a interpretação desses temas de forma clara e segura. A discussão girava, basicamente, em torno do que seria objeto de prazo prescricional e do que seria objeto de prazo decadencial. Como não poderia deixar de ser, esse debate teve reflexos em todas as áreas do direito, e dela não escaparam os direitos de propriedade industrial.

Modificações com relação ao tema sobrevieram com a entrada em vigor do novo Código Civil (Lei no 10.406/2002), fazendo-se necessário rever seus reflexos no que diz respeito aos direitos de propriedade industrial.

Preocupado em estabelecer regras menos ambíguas e controversas para a prescrição e decadência, o legislador dedicou o Título IV do Livro III da Parte Geral do novo Código Civil para tratar exclusivamente do tema “Prescrição e decadência”. O mencionado título se divide em dois capítulos, sendo o Capítulo I (arts. 189 a 206) dedicado exclusivamente à prescrição, e o Capítulo II (arts. 207 a 211), à decadência.

Com relação à prescrição,  a nova lei determinou, em seu art. 189: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

O art. 205 do novo Código Civil estabelece a regra geral dos prazos prescricionais, quando determina que “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Na seqüência, o art. 206 estabelece prazos especiais, dos quais se destaca o prazo indicado no § 3o, inc. V, que estabelece um prazo prescricional de três anos para os casos de “pretensão de reparação civil”.

Ressalta-se que todas as regras de prazos prescricionais do novo Código Civil encontram-se nos arts. 205 e 206, estando as hipóteses de prazos decadenciais espalhadas pelo código.

Enquanto a prescrição remete a um direito violado, a decadência está ligada a um direito potestativo. Decadência, no entender de José Fernando Simão, é “a extinção do próprio direito potestativo, não exercido pelo titular por um certo lapso de tempo, o que indiretamente significa a extinção da própria ação de natureza constitutiva”.

Diferença importante entre prescrição e decadência diz respeito ao impedimento, à suspensão e à interrupção dos prazos, possíveis nos casos de prescrição (arts. 197 a 204 do novo Código Civil) e vedados nos casos de decadência (art. 207 do novo Código Civil).

Relevante ainda notar as regras de direito intertemporal estabelecidas no art. 2.028 do novo Código Civil, as quais incidirão sobre os fatos ocorridos antes do início da vigência da nova lei civil e determinam que “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Prescrição e decadência

Feitas as considerações de ordem geral sobre prescrição e decadência, cumpre verificar como esses institutos se apresentam e são tratados na propriedade industrial. Para uma melhor compreensão, delimitar-se-ão os temas de propriedade industrial em marcas, patentes de invenção e modelo de utilidade, desenhos industriais e nomes empresariais.

A seguir, far-se-á uma breve exposição sobre os prazos prescricionais e decadenciais de ações cíveis e penais na propriedade industrial.

Prazo decadencial das ações de nulidade de patente, desenho industrial e marca

Segundo a Lei da Propriedade Industrial:

Prazo de patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade, segundo o art. 56: “A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo Inpi ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”.

Prazo de desenhos industriais, de acordo com o art. 118: “Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57”.

Prazo de marcas, segundo o art. 174: “Prescreve em cinco anos a ação para declarar a nulidade do registro [de marca], contado da data da sua concessão”.

Malgrado tenha o legislador pátrio determinado prazos prescricionais para as ações de nulidade, a doutrina atual entende que, para as ações constitutivas negativas, os prazos seriam decadenciais.

Prazo prescricional das ações para a cessação de uso de marca, patente e desenho industrial

Sob a égide do revogado Código Civil (Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916), muito se discutiu acerca da natureza jurídica dos direitos de propriedade industrial. Havia duas correntes: direito pessoal e direito real (art. 177).

Estabelecia o art. 177 do Código Civil de 1916 que “as ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais, em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas”.

O atual Código Civil deixou de lado a discussão acerca da natureza jurídica dos institutos, vaticinando, no art. 205: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Considerando que a lei especial (Lei da Propriedade Industrial, Lei no 9.279/96) não prevê prazo para a ação de abstenção relativa a direitos de propriedade industrial, tampouco o art. 206, aplica-se nesta hipótese o prazo decenal geral previsto no art. 205 do novo Código Civil.

Prazo prescricional das ações para a modificação/cessação de uso de nome empresarial

No caso de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de desenhos industriais e marcas, a jurisprudência já se encontrava pacificada no sentido de considerá-los direitos de propriedade e, portanto, sujeitos a prazo prescricional decenal. Já no que se refere ao nome empresarial, a natureza jurídica controversa da doutrina também teve reflexos na jurisprudência.

Até o início da vigência do atual Código Civil, que tornou imprescritível a ação para a modificação/cessação de uso de nome empresarial (sic), a doutrina e a jurisprudência pátrias convergiam para o prazo prescricional de dez anos.

Consoante dispõe o atual Código Civil:

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Mais adiante, o mesmo diploma legal estabelece, no art. 1.167: “Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato”.

O novo Código Civil, ao tornar imprescritível a ação para abstenção/modificação de nome empresarial, feriu de morte o princípio da segurança jurídica, indispensável para a pacificação dos conflitos.

Prazo prescricional das ações de indenização/reparação por ofensa/dano causado ao direito de propriedade industrial

O Código Civil revogado previa o seguinte:

Art. 178. Prescreve:

[…]

• 10o Em cinco anos:

[…]

IX – a ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade; contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano.

O Código Civil vigente silencia no tocante à prescrição da reparação por ofensa ou dano a direito de propriedade industrial, prevalecendo neste caso a LPI, que é lei específica.

Nesse passo, remete-se ao art. 225 da LPI: “Prescreve em cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”.

Esse prazo afina-se com a vigente súmula 143 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial”.

Prazo decadencial e prescricional das ações penais por ofensa ao direito de propriedade industrial

Primeiramente, deve-se deixar claro que a prescrição e a decadência no âmbito penal são motivos de extinção da punibilidade.

Os prazos prescricionais relativos aos crimes de propriedade industrial são os previstos na regra geral do art. 109 e dos seguintes do Código Penal. Ressalta-se que estes, em sua grande maioria, procedem-se mediante queixa, conforme o disposto no art. 199 da Lei da Propriedade Industrial: “Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública”.

Já o art. 530-A do Código de Processo Penal, que foi acrescentado pela Lei no 10.695/03, estabelece que aos crimes em que se procede mediante queixa aplica-se o disposto nos arts. 524 a 530.

O procedimento especial, previsto no art. 524 e nos seguintes do Código de Processo Penal, que regula a prévia e indispensável busca e apreensão, só se aplica aos crimes em que se procede mediante queixa e constituam infrações penais que deixam vestígios.

Para esses casos, o art. 529 do Código de Processo Penal estabeleceu o prazo de até 30 dias, após a homologação do laudo pericial decorrente da diligência de busca e apreensão prévia, para o oferecimento da queixa-crime, razão pela qual muito se discute, seja na doutrina, seja nos julgados, quanto à natureza desse prazo.

Verifica-se grande celeuma quanto à contagem do prazo decadencial, havendo pelo menos três posições a respeito dessa matéria, na visão de Damásio de Jesus:

• O prazo decadencial é de seis meses, contados a partir da data do conhecimento da autoria do crime;
• O prazo decadencial é de 30 dias, contados a partir da homologação do laudo pericial;
• O prazo decadencial é de 30 dias, contados a partir da intimação ao ofendido da homologação do laudo pericial.

Muitos julgados afirmam que se trata de prazo decadencial por força do princípio da especialidade, que substitui a regra geral (seis meses a contar do conhecimento da autoria do crime) disciplinada no Código Penal e no Código de Processo Penal, tendo em vista a seguinte ressalva: “salvo disposição em contrário”.

Código Penal:

Art. 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3o do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Código de Processo Penal:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.

Todavia, há duas fortes razões que infirmam tal entendimento. Em primeiro lugar, o prazo de decadência ficaria – inadmissivelmente – ao arbítrio do querelante, já que só passaria a fluir a partir da homologação do laudo pericial decorrente de eventual requerimento de busca e apreensão. Ademais, haveria diferentes prazos de decadência: 30 dias, contados da homologação do laudo, para as infrações que deixam vestígios, e seis meses, a contar do conhecimento da autoria do crime, quando o crime não deixa vestígios.

Na verdade, o disposto no art. 529 do Código de Processo Penal tem por objetivo impedir que os objetos apreendidos permaneçam indefinidamente depositados em poder de quem requereu a diligência, com evidente prejuízo do requerido.

Diante disso, com relação à decadência, aplica-se aos crimes contra a propriedade industrial a regra geral dos arts. 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, que estabelece o prazo de seis meses contados do conhecimento da autoria da infração penal.

Embora haja muitos julgados no sentido de que é de decadência o prazo estabelecido no art. 529 do Código de Processo Penal, é certo que, do ponto de vista técnico-processual, constitui mais acertado o entendimento de que se trata de prazo processual; ou seja, não observado o referido lapso e não tendo ocorrido a decadência nos termos dos códigos Penal e de Processo Penal, nada impede que seja requerida nova perícia para elaboração de novo laudo, com consequente homologação judicial, reabrindo-se, assim, novo prazo de 30 dias para oferecimento de queixa-crime.